вернуться на главную
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ – ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ
В статье Н.Ю.Сергеевой – канд. юрид. наук, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права РГАИС (Москва, sergeeva.nat.79@yandex.ru), анализируются вопросы, связанные с правовыми рисками правообладателей сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных на основании пятого абзаца п. 6 ст. 1483 ГК РФ.
Ключевые слова: правообладатель, согласие правообладателя, товарный знак, сходный до степени смешения, исключительное право, недобросовестные действия.
MEASURE SEVEN TIMES – CUT ONCE
The article of N.Yu.Sergeeva, PhD, associate Professor of the Chair of Civil and Entrepreneurial Law of the Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS) (Moscow, sergeeva.nat.79@yandex.ru), analyzes the issues related to legal risk of the holders of confusingly similar trademarks registered on the basis of the fifth paragraph of section 6 of Article 1483 of the Civil code of the Russian Federation.
Key words: right holder, consent of the right holder, trademark, confusingly similar, exclusive right, unfair actions.
Как известно, правообладатель товарного знака имеет законодательно предусмотренную возможность добровольно согласиться на «некоторое паразитирование на его товарном знаке, что по общему правилу п. 6 ст. 1483 ГК РФ запрещено»1. Такая возможность предусмотрена в пятом абзаце п. 6 ст. 1483 ГК РФ, из которого следует: «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
1 Рожкова М.А., Михайлов С.В. О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ//http://ipcmagazine.ru/legal-issues/about-the-consents-and-agreements-in-part-four-of-the-rf-civil-code
Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками».
Упомянутое согласие является одним из способов распоряжения исключительным правом, прямо не предусмотренных ст. 1233, 1484 ГК РФ, и по своей правовой природе является сделкой, которая, как правило, оформляется путем заключения договора между правообладателем товарного знака и владельцем обозначения, сходного до степени смешения2. К данному договору, как к способу распоряжения исключительным правом правообладателя, должны применяться общие положения об обязательствах (ст. 307–419) и о договоре (ст. 420–453) в соответствии со ст. 1233 ГК РФ. Такой договор, исходя из смысла п. 1 ст. 1490 ГК РФ, должен заключаться в письменной форме. По мнению некоторых ученых, в частности, М.А.Рожковой и С.В.Михайлова, «согласие правообладателя «старшего» знака является обязательным элементом юридического состава, могущего привести к возникновению интеллектуальных прав на «младший» товарный знак у заявителя» 3.
2 Подробнее см.: Сергеева Н.Ю. Правовая природа согласия правообладателя товарного знака на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения//Патентный поверенный. 2016. № 2. С. 20.
3 Рожкова М.А, Михайлов С.В. Указ. соч.
Отметим, что указание в приведенных положениях ГК РФ на безотзывность согласия, уточнение про коллективные знаки, а также то, что регистрация сходного знака в отношении однородных товаров возможна, но при условии, что она не будет являться причиной введения в заблуждение потребителя, появились в законе только в 2014 г.4. Что касается безотзывности согласия, то здесь, думается, законодатель закрыл очевидный пробел, который ставил под сомнение совершенную сделку правообладателя и владельца сходного до степени смешения обозначения. В отношении же поправки, регламентирующей «условность» письма-согласия, подчеркнем, что она не раз критиковалась учеными и специалистами в сфере интеллектуальной собственности как до ее принятия, так и после5.
4 Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5 См., например: Гаврилов Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ?//Патенты и лицензии Интеллектуальные права. 2012. № 11. С. 13; Ариевич Е.А. Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака//Патентный поверенный. 2011. № 2. С. 55; Восканян Р.С. Редакция п. 6 ст. 1483 ГК РФ неудачна//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 5. С. 5; Сергеева Н.Ю. Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение//Там же. 2015. № 1. С. 26.
Между тем практика показывает, что данная норма, несмотря на ее противоречивость, сегодня применима. И если лицо, желающее зарегистрировать сходное до степени смешения обозначение, получило согласие правообладателя старшего знака, которое в результате принято Роспатентом, то владелец такого обозначения получает законодательную возможность зарегистрировать самостоятельное исключительное право на собственный объект правовой охраны. Правообладатель же старшего знака уже не может такое согласие отозвать и, конечно, против такой регистрации возражать. Собственно, в этом и состоит основной смысл пятого абзаца п. 6 ст. 1483 ГК РФ. Представляется, что такая законодательная схема должна исключать дальнейшее столкновение прав и гарантировать правообладателям мирное сосуществование на рынке, поскольку подобного рода сделки заключаются добровольно, как правило, на возмездной основе, с учетом всех возможных правовых и экономических рисков. Однако из данного правила имеются исключения, что продемонстрирует представленная ниже судебная практика.6
6 Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2018 г. по делу № СИП-127/2018// http://ras.arbitr.ru/
20 декабре 2018 г. президиум Суда по интеллектуальным правам вынес постановление по делу № СИП-127/2018, которым отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт, отказав истцу (ЗАО «Фирма «Гигиена») в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Милана», зарегистрированному на основании письма-согласия истца.
Суть спора. Комбинированный товарный знак со словесным элементом «Милана» был зарегистрирован ООО «Фирма «Гигиена» (свидетельство № 606966) в отношении товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Милана», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита на фоне стилизованного изображения сердца. Над словесным элементом также изображено стилизованное сердце, а справа от слова «Милана» и под ним – дугообразные линии. Товарный знак охраняется в белом и розовом цветовом сочетании.
Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена на основании письма-согласия ЗАО «Фирма «Гигиена» – правообладателя сходного до степени смешения комбинированного товарного знака «Милана» (свидетельство № 241373), зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг. Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено полным фонетическим и семантическим совпадением и визуальным сходством словесных элементов «Милана», представляющих собой женское имя славянского происхождения, и однородностью товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.
Через некоторое время после произведенной регистрации (23 августа 2017 г.) в Роспатент поступило возражение ЗАО «Фирма «Гигиена» против предоставления правовой охраны упомянутому товарному знаку, мотивированное его несоответствием нормам подпункта 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ во взаимосвязи с подпунктом 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. При этом в качестве основания для оспаривания заявитель указывал, что Роспатент неправомерно учел письмо-согласие подателя возражения на регистрацию данного товарного знака, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение. 6 декабря 2017 г. Роспатент отказал в удовлетворении указанного возражения и оставил правовую охрану комбинированного товарного знака «Милана» (свидетельство № 606966) в силе7.
7 http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2017/2017В01821/2017В01821-2017.12.06.pdf
Решением Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2018 г. по делу № СИП-127/2018 указанное решение Роспатента было отменено. Суд по интеллектуальным правам посчитал его не соответствующим требованиям п. 3 и 6 ст. 1483 ГК РФ и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ЗАО «Фирма «Гигиена» против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку. Не согласившись с указанным решением, ответчик (Роспатент) и третье лицо по делу (ООО «ХайТексЛаб»8) подали кассационные жалобы.
8 В период рассмотрения спора в судебном порядке наименование правообладателя оспариваемого товарного знака ООО «Фирма «Гигиена» было изменено на ООО «ХайТексЛаб».
Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. решение Суда по интеллектуальным правам было отменено. Суд пришел к выводу, что интересы ЗАО «Фирма «Гигиена» не подлежат судебной защите в силу принципа эстоппель и п. 2 ст. 10 ГК РФ.
Суд, опираясь на положения ст. 1483 ГК РФ и п. 2 ст. 10 ГК РФ, указал:
лицо не может возражать против регистрации товарного знака по основаниям п. 6 ст. 1483 ГК РФ, если ранее оно само же предоставило согласие на такую регистрацию. Иное толкование данного положения ст. 1483 ГК РФ полностью лишает смысла данную норму в отношении безотзывности ранее выданного согласия;
своим поведением истец лишил третье лицо возможности полагаться на сделку по выдаче самим заявителем согласия на регистрацию товарного знака и тем самым нарушил конституционные гарантии стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота;
выдавая согласие на регистрацию товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, для которых предоставлена правовая охрана старшему знаку, и заверяя, что указанное согласие не подлежит отзыву и является действительным с даты его подписания, истец в силу принципа эстоппель лишается права ссылаться на возражения в отношении этих своих действий и решений 9;
9 Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений. Главная задача принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестно положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. См.: постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. по делу № СИП-127/2018//http://ras.arbitr.ru/
такое поведение с очевидностью свидетельствует о недобросовестности истца, единственной целью которого является причинение вреда в виде лишения исключительного права ООО «ХайТексЛаб» на товарный знак. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам признал обоснованным довод кассационной жалобы о том, что забота об интересах потребителей для обеспечения возможности исключить путаницу на рынке не является достаточной причиной для отмены своего же согласия на регистрацию товарного знака, а равно для выдвижения требования о переоценке возможности его учета. К тому же противоречивость поведения и недобросовестность состоят в том, что при выдаче согласия истец интересы потребителей во внимание не принимал, однако при оспаривании регистрации товарного знака считал их важными.
Приведенный судебный акт интересен и очень важен. Фактически им предусмотрен механизм пресечения недобросовестных действий правообладателей старших товарных знаков, которые предпринимают попытки обойти закон и лишить своих конкурентов полученных с их же согласия исключительных прав. На этот раз судом предложен правовой подход, в котором в том числе применен новый для российского законодательства принцип эстоппель, пока редко встречающийся в судебной практике, посвященной интеллектуальным правам.
Вместе с тем, как верно отмечается в отдельных публикациях, посвященных принципу эстоппель: «Рекомендация по предотвращению эстоппеля одна: «Семь раз отмерь – один раз отрежь»10. Применительно к рассматриваемой ситуации это означает следующее: прежде чем соглашаться на регистрацию сходного до степени смешения обозначения, правообладателю старшего знака следует оценить все риски, которые она повлечет за собой, и не заключать подобного рода сделки, если есть сомнения.
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_290214/
Список литературы
1. Ариевич Е.А. Согласие правообладателя на регистрацию сходного товарного знака//Патентный поверенный. 2011. № 2.
2. Восканян Р.С. Редакция п. 6 ст. 1483 ГК РФ неудачна//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2014. № 5.
3. Гаврилов Э.П. Что изменится в статье 1483 ГК РФ?//Патенты и лицензии Интеллектуальные права. 2012. № 11.
4. Рожкова М.А, Михайлов С.В. О «согласиях» и «соглашениях» в части четвертой ГК РФ//http://ipcmagazi№e.ru/legal-issues/about-the-co№se№ts-a№d-agreeme№ts-i№-part-four-of-the-rf-civil-code
5. Сергеева Н.Ю. Письмо-согласие и введение потребителя в заблуждение// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2015. № 1.
6. Сергеева Н.Ю. Правовая природа согласия правообладателя товарного знака на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения//Патентный поверенный. 2016. № 2.